拓维评述 | 商标转让的八项风险应对策略

陈  梁  

拓维知识产权团队

主办律师

近年来，随着互联网商业模式的兴起和发展，淘宝、天猫等电商平台从2014年初开始要求入驻的商家必须是商标注册人或被许可使用人，随即许多大型的实体卖场也纷纷效仿，一时间众多商家苦于没有注册商标而无法入驻电商平台或实体卖场，加之新申请注册商标要走完流程需要较长时间，且还有被驳回的风险，只好通过相对安全快捷的商标转让方式来获得注册商标，从而大大增加了全国的商标转让量。一些企业在向商标注册人购买受让商标或吸收投资人的商标作价入股前，忽视了其中存在的商标转让法律风险，事先未自行或委托他人对商标进行任何尽职调查，往往就会发生已支付部分或全部转让费而转让最终未能成功情况，或者虽然成功受让了注册商标，但该注册商标存在着重大瑕疵无法按原先的意愿使用。

现在，先来看看看当时在我国知识产权界掀起一阵波澜的苹果公司与深圳唯冠公司“iPad”商标权属纠纷案：

唯冠.苹果

iPad商标权之争

2001年，深圳唯冠公司在我国注册了涉案两“iPad”商标。美国苹果公司在英国注册专门为购买“iPad”商标而新设立的IPAD公司于2009年8月向英国唯冠公司发出要约“希望能够购买所有唯冠拥有的iPad商标”。经磋商，2009年12月17日，台湾唯冠公司与IPAD公司在台湾签署了《商标转让协议》，以3.5万英镑为对价向IPAD公司转让包括涉案商标在内的iPad商标。2010年2月，IPAD公司签订《权利转让协议》向苹果公司转让涉案两商标。2010年4月19日，苹果公司、IPAD公司以深圳唯冠公司为被告，向广东省深圳市中级人民法院提起诉讼，请求根据台湾唯冠公司与IPAD公司签订的商标转让协议，判令深圳唯冠公司在中国拥有的涉案两“iPad”商标归其所有。

广东省深圳市中级人民法院经过审理认为商标转让协议是台湾唯冠公司签订的，对深圳唯冠公司没有约束力，也没有构成表见代理，故判决驳回了苹果公司等的诉讼请求。苹果公司、IPAD公司不服向广东省高级人民法院提起上诉。在二审期间，广东省高级人民法院经多次调解，终使双方于2012年6月达成调解协议，由苹果公司支付6000万美元，唯冠公司将涉案“iPad”商标过户给苹果公司。该调解协议已经执行。

在该案中，苹果公司只要委托中国大陆的知识产权专业律师做一个尽调即可知晓：签订《商标转让协议》的商标转让人与商标的实际注册人是不一致的，即与IPAD公司签订协议的是台湾唯冠公司，是母公司，虽然其拥有全球10个国家IPAD商标的控制权，但中国大陆的“iPad”商标是在其子公司深圳唯冠公司名下。苹果公司因此多花了不少商标转让费。 

以下是笔者根据多年的实务经验对商标转让过程中受让人可能会遇到的各种法律风险进行总结归纳：

商标转让人是否真正的注册人

或是否有共有人？

要确认注册商标的真正注册人及是否有共有人，一般通过商标注册证（如办理过转让或变更，还有注册商标转让证明或变更证明）来核实，为慎重起见，还可通过中国知识产权局的官方网站即“中国商标网”来核实转让人提供的商标注册证书的真实性以及转让人是否与网站上的商标注册人相符。

这里所说的共有人一般不包括婚姻法范畴所指的可享有共有财产的配偶，但商标转让人如为自然人，且该商标在婚姻存续期间申请并获准注册的，可与房产等有形资产一样认定为夫妻共同财产。

如其配偶在商标转让核准公告后提出异议的，商标局可要求商标转让人限期补正其配偶同意商标转让的公证书或法院判定其配偶无权分割商标所有权的判决，商标转让人无法补正的，商标局将不予核准该商标的转让申请，当然这在实践中较少出现。

商标转让人是否已注销或死亡？

商标转让人即使已注销或死亡，其名下的商标也可以办理转让，只不过所需的材料有所不同。

• 商标转让人如为企业的，注销后，商标转让要提供经登记机关备案的清算报告，以证明受让人有权继受该商标权利，如没有清算程序的，则要提供全体股东签字的同意转让声明并提供身份证复印件。

• 商标转让人如为自然人的，死亡后商标转让要提供死亡证明、公证书（要写明继承人有几个，其中是否有继承人放弃继承的）。
  

商标转让是否为转让人的真实意思表示？

转让人为自然人的，在转让协议及转让申请材料上签字的必须是本人，受让人相对较容易把控；转让人为企业的，实践中出现了很多偷盖公章或伪造公章的情形，之前商标局一般会要求转让人的法定代表人本人到公证处办理同意办理商标转让的声明公证，现在只须提供一份由双方法定代表人签字并加盖企业公章的转让证明，因此受让人最好要在现场确认是转让人的法定代表人本人签字，否则事后转让人万一提出其转让商标的意思表示不真实，即便商标局下发了核准转让通知，该商标转让行为还是会被法院判为无效。

在现在的商标转让实务中，商标局已不强制要求提交转让公证书，但是，当审查员在审核转让时认为转让方的签字或者公章与申请书不符或存在其他疑点时，会下发补正通知书，要求提交公证书。

出于对转让双方特别是受让人利益的保护，建议最好让转让人办个商标转让的声明公证，用公证书来保证转让人的意思表示真实、主体资格适格，以防止欺诈、虚假转让的发生，保护双方的合法权益，避免产生不必要的纠纷。

商标是否已获准注册？是否有效？

虽然目前未禁止未注册商标的转让，商标局对未注册商标的转让申请也会受理和核准，但如此一来，受让人将面临极大的商业风险，因此，一定要查清楚对方的商标注册情况，并在签约时明确“转让的商标必须是注册商标”。

商标法第三十九条规定“注册商标的有效期为十年，自核准注册之日起计算”，第四十条又规定“注册商标有效期满，需要继续使用的，商标注册人应当在期满前十二个月内按照规定办理续展手续；在此期间未能办理的，可以给予六个月的宽展期”。

因此，商标受让人应事先在中国商标网上查询该商标的法律状态，了解其是否存在，审查其是否有效。如发现该商标处于有效期截止前一年（即续展期）或截止后六个月（即宽展期）内，受让人应在商标转让协议中约定转让人在规定期限内办理续展的义务，并督促转让人先行或与转让同步办理续展手续。若在最终订立协议之时该商标已超过了宽展期，或在转让人向商标局提出续展申请之日已不在宽展期内，该商标转让是无法得到商标局核准的。

商标是否存在争议和申请注销中？

根据商标法第四十九条第二款“注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标”的规定，商标长期不规范使用或不以商标形式进行使用，或者已连续三年以上不使用，都有被他人申请撤销的风险；另外，权利取得方式不合法的商标，即通过抢先注册他人商标、侵犯他人在先权利或者通过其他不正当手段获得注册的商标，被他人宣告无效的可能性较高；还有，目前尚不能通过中国商标网查询到刚向商标局提出的商标注销申请的相关信息。

因此，要想通过尽职调查来完全规避上述这些风险是不可能的。建议受让人在转让协议中要求转让人做出保证之前商标使用规范、商标权取得方式合法和未申请注销的承诺，并约定商标如因长期不规范使用或不以商标形式进行使用或者已连续三年以上不使用被申请撤销的、因取得方式不合法被宣告无效的，或者已申请注销的，转让方就构成违约，承担违约责任。

转让人在近三年内有使用商标的，建议受让人在转让协议中还要约定转让人的配合义务，即如遇到商标在申请转让之日起三年内被他人以连续三年未使用提出撤销的，转让人愿意提供近三年其使用商标的证据。

商标是否已许可给第三人使用？

是否已申请转让给第三人？

是否被质押或被冻结？

第一，根据《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第20条规定，注册商标的转让不影响转让前已经生效的商标使用许可合同的效力，但商标使用许可合同另有规定的除外。也就是说商标被转让后，被许可人在许可合同有效期内依旧可以继续使用该商标，这对受让人是十分不利的。因此，对于在先被许可给他人使用的商标，双方最好就此问题进行约定，以免日后产生纠纷。如果许可合同是独占许可合同，受让人也极有可能得受到独占许可的制约而不能再使用商标，获得这样的商标就没有任何意义。

另外，有一点值得提醒大家注意，商标法第四十三条第三款规定，许可他人使用其注册商标的，许可人应当将其商标使用许可报商标局备案，由商标局公告。商标使用许可未经备案不得对抗善意第三人。即拟受让的商标虽然已经被许可给第三人使用，但未在商标局办理使用许可备案，不得对抗善意的受让人，即受让人在不知情的情况下，可不受在先的商标许可合同的约束。

第二，在实践中，有些不法分子通过重复转让商标来忽悠诈骗。受让人拟受让的商标之前已被转让人向商标局申请转让给第三人的，属重复转让，根据法理，当然要保护在先的转让，在后的转让自然就无效了，即使转让申请也已上报商标局，最终也还是会被不予核准的。因目前由于中国商标网在信息更新上还存在一定的时间差，受让人要核查该商标之前是否已申请转让给第三人了，尚有一定的难度。

第三，拟受让的商标之前被转让人因贷款需要已向银行申请质押（即质权登记）或因转让人被起诉导致其商标已被司法冻结，在未经质权人或人民法院的同意，商标局就不会核准该商标的转让申请。

所需要的商标和项目是否商标注册证

核准注册的商标和核定使用的项目？

商标法第五十六条规定，注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限。

第一，建议受让人要将自己需要使用的商标与转让协议所列的注册商标、作为附件的商标注册证复印件以及中国商标网上的信息进行比对，确认是否一致，如不一致特别是差异较大的，可能就无法对拟受让的商标享有专用权，如在该商标上擅自标注注册标记的，还可能构成自行改变注册商标或冒充注册商标的违法行为。

第二，还要查明转让人对商标的实际使用是否超出注册商标核定使用的范围，如已超出，且在超出的商品或服务上已被他人注册了相同或近似的商标，则构成商标侵权。所以，受让人要确认自己需要使用的商品或服务范围与拟转让商标所指定的商品或服务项目必须是一致的。

是否有防御性商标？

防御性商标包括联合商标与防御商标，而联合商标是指同一个企业在同一种或类似商品或服务上申请注册两个或两个以上接近的商标；防御商标是指同一企业在其他不相同也不类似的商品或服务上申请注册相同的商标。

根据《商标法》第四十二条第二款，转让注册商标的，商标注册人对其在同一种商品上注册的近似商标，或者在类似商品上注册的相同或者近似的商标，应当一并转让，这是毫无疑问的，否则，就会出现两个主体甚至多个主体同时拥有一个相同或近似商标的情况，当然，商标局如发现这种情况的存在，也会要求转让人补正，将其他商标一并转让。《商标法》第四十二条第三款又规定，对容易导致混淆或者有其他不良影响的转让，商标局不予核准。

笔者认为，转让后转让人手中留存的商标与受让人所持有的商标是在同一或类似商品上注册的虽不构成近似却属接近的商标，或者是在不相同也不类似的商品上注册相同的商标，就属于这种情况，建议受让人应将转让人所有的防御性商标一并打包转让，以免留下后患。

综上，商标权在转让过程中潜在着不少法律风险，为督促转让人的后期配合义务，以保障受让人的权益不受损害，建议在商标转让协议中约定转让费用分期支付，如合同签订时支付部分费用，剩余部分则于商标转让核准公告后支付。

需要指出的是，企业即使对上述商标转让过程中的法律风险点已有所防范，但毕竟不是专业机构，建议在购买商标之前，应委托知识产权方面的专业律师，对相关事项进行尽职调查，并拟定一份完善的商标转让协议，尽可能地规避其中的法律风险。