拓维评述 | 商标法律风险防控的七项措施

近年来，随着政府对商标等知识产权的重视并加大宣传力度，大众的商标意识不断增强，商标案件包括行政和诉讼案件逐年增多，企业也投入了大量的人、财、物力用于商标的维护，我国的知识产权事业在不断发展进步。但仍有不少企业尚未意识到自身存在的商标法律风险，不能做到有的放矢的防范和管控。笔者现将企业容易忽视的商标法律风险及应如何有效地进行防控做如下的归纳和梳理：

很多企业未经分析或查询，就随意将一些好听的或寓意好的文字、设计美观的图形使用在自己的商品或服务，不知是同行已经注册或申请的商标，或者自认为其并非作为商标使用没有关系，更有甚者将他人的驰名商标抄袭或模仿使用在自己的关联项目上，这些使用行为均已构成商标侵权。虽然现在大部分企业都有主动保护商标的意识，但仍也有部分企业已使用多年的商标尚未及时申请注册，这就导致商标被他人恶意或非恶意地抢先注册，而被他人注册后如继续使用也将构成侵权，除非能证明自己使用的商标已具有一定的影响力并只在原使用范围内继续使用且附加适当的区别标识（根据商标法第59条第三款）。

毕竟商标申请需要一段时间，建议企业除申请正在使用的主商标外，再多申请注册一些备用商标作为今后的副商标使用，以防不时之需。另外，为建立一个完善的商标防御体系，可申请注册一些联合商标（如阿里巴巴公司在同一种或类似服务项目上申请注册的“阿里爸爸”、“阿里妈妈”、“阿里爷爷”、“阿里奶奶”等商标）和防御商标（如阿里巴巴公司在其他不同类别的项目上申请注册的“阿里巴巴”商标）。

顺带提一下，企业最好将其公司名称中的字号部分作为主商标申请注册，这样字号就能与主商标统一起来使用，也便于广告宣传并避免被他人“钻空子”。

一些企业会选择一些缺乏显著性的名称作为商标注册，如他人将该商标以非商标的形式进行使用，商标注册人并不能对其提起侵权的投诉或诉讼，因为他人可根据《商标法》第59条“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用”的规定作为抗辩事由。建议企业尽量使用一些与商品的特征联系少、显著性强的名称作为商标。

即使原来是具有显著性的注册商标，但在长期使用和广告宣传中未与商品名称组合，让人误以为就是商品名称，或者在广大同行业将其作为商品名称使用时未能及时地进行维权、制止使用，将有可能退化成商品的通用名称。较为知名的先例有“优盘”、“AS-PIRIN”。为避免被他人依据《商标法》第49条第二款“注册商标成为其核定使用的商品通用名称......的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标“的规定申请撤销，建议企业在其产品及外包装上使用商标或对商标进行广告宣传时，以“注册商标+商品通用名称”形式来体现，并在其注册商标的右上角或右下角标注®等注册标记。

笔者根据多年来对企业客户的观察与了解，他们中有相当一部分在取得商标注册证后未作充分地核查分析，不知其所获得的商标权利范围，就将其束之高阁，而在实际使用中根据经营需要随意扩大使用范围，超出商标注册证的核定使用的项目，包括使用在同组其他项目、同类其他组别的项目甚至其他类别的项目上，或自行改变注册商标，今天使用这种字体，明日又使用另一种字体，且还标注注册标记，均违反了《商标法》第56条的规定。还有企业擅自在未注册的商标或对注册商标进行了实质性改变的商标上标注注册标记，则构成冒充注册商标。以上三种情形均面临被市场监管部门行政处罚的风险，如果还因此侵犯了他人注册商标专用权的，还须承担侵权责任。

企业因市场经营或厂房建设方面等原因在商标注册后未能及时使用，且从核准注册之日即商标注册证上标注的“注册日期”算起已过三年，或者原来有使用，后停止使用已有三年了，而他人特别是该商标为其申请注册商标障碍的同行将极有可能提出撤销申请。也有企业注册商标一直都有使用，但由于经营管理不完善，对其使用过的产品包装、销售合同和票据及广告宣传图片等资料认为已经无用，平时未能收集、留存，或者所提供使用资料被商标局认为不能形成有效的证据链，后果也一样。因此，企业连续三年不使用注册商标或虽有使用但不能提供有效的使用证据，根据《商标法》第49条第二款“注册商标......没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标”的规定，均存在被他人撤销的法律风险。

企业名称或注册地址变更了，而其所持有的注册商标未能及时向商标登记部门申请变更，认为其无关紧要，殊不知这也潜在着重大的法律风险，被地方市场监管部门限期改正直至被商标局撤销；他人如以商标连续三年不使用等为理由向商标局提出撤销，商标局将向其发出通知要求提供使用证据，其因名称或地址的原因无法及时收到文件而错过提供使用证据的答辩时限导致商标被撤销，甚至有可能他人已成功抢注其商标却毫不知情。假如这个被撤销的商标是决定企业生死存亡的主商标，那就是“灭顶之灾”了。因此，建议注册商标企业在每次变更企业名称或注册地址时，千万不要忘记及时向商标局申请变更。需要强调的是，商标注册人还应当将其名下全部注册商标一并申请变更。

商标使用许可形式一般有三种：普通使用许可即商标注册人与所有的被许可人均可用；排他使用许可即商标注册人与一个被许可人可用，不得再许可第三人使用；独占使用许可即商标注册人不可用，只有一个被许可人可用，也不得再许可第三人使用。

商标注册人即许可人与一个被许可人所签订的许可使用合同虽未报商标局备案，在通常情况下是有效的，但如又与不知情的善意第三人签订了独占使用许可合同且有备案或签订了转让协议且转让申请已获得商标局的核准，根据《商标法》第43条第三款的规定，第一个被许可人的合法权利因未经备案就不得对抗善意第三人即第二个被许可人，即再也无法得到法律保护了，其与商标注册人所签订的使用许可合同也就无效了。因此，被许可人为维护自身的合法权益，一定要与商标注册人签订使用许可合同并报商标局备案。

商标使用许可合同中所约定许可使用的商标如与商标注册证上的核准注册的商标不同，或许可使用的范围超出商标注册证上核定使用的项目的，被许可人根据合同进行使用，从而侵犯他人的商标专用权，也要承担侵权责任。因此，被许可人在签订使用许可合同时要认真核对商标注册证所核准注册的商标和核定使用的项目。

一些企业在向商标注册人购买转让注册商标前，事先未自行或委托他人进行任何尽职调查，往往会发生已支付部分或全部转让费而转让最终未能成功情况，或虽然成功受让了注册商标，但该注册商标存在着重大瑕疵无法按原先的意愿使用的。建议企业作为非专业机构在购买注册商标前，应尽量委托有专业资质的且诚信度高的代理机构或律师事务所，对以下相关事项进行调查：

1. 商标转让人是否真正的注册人或是否有共有人；

2. 商标是否有效，或虽然有效但是否已届有效期截止前一年或截止后六个月内（如已届该期间，须督促注册人先行或与转让同步办理续展手续）；

3. 商标是否存在争议（如正处于被撤销或被宣告无效程序中）和申请注销中；

4. 商标是否已许可给第三人使用、是否已申请转让给第三人或是否在质押（即质权登记）中或被冻结中；

5. 所需要的商标和项目是否商标注册证核准注册的商标和核定使用的项目；

6. 是否有防御性商标（包括联合商标与防御商标，如有要一并转让）。

只有对以上事项有了充分的了解且商标注册人愿意根据需要办理相关手续后，企业才能与商标注册人签订注册商标转让协议并共同向商标局提出转让申请。

除此之外，企业商标还存在其他很多法律风险，在文中不能一一列举。