拓维评述 | 商标遭抢注，看看这两条法律对策
拓维知识产权团队
主办律师
商标是一种无形资产，不论其是否经过使用或投入广告，均因其名称有一定的创意性而获得相当的价值，就有在市场上买卖流通的可能，有的甚至能卖出高价。十几年来，随着公众和企业经营者商标意识的提高，抢注之风一直盛行，还萌生了一个特殊的行业——商标注册专业户。近期来，随着商标注册规费的降低，某些地方政府对当地企业申请商标注册还提供补贴，因此全国申请量剧增，从2017年的597万件增长到为2018年的738万件，其中商标抢注者做了很大的“贡献”。但抢注商标的投机行为并非通行无阻，也存在着一定的法律风险，因商标被抢注者可以通过异议程序和无效宣告程序进行阻止，也可以通过善意在先使用商标或权利人未使用商标两种途径来抗辩。本文用案例分别对这两种抗辩方式进行解析。
商标先用权抗辩
（即善意在先使用商标的抗辩）
泉州市泉港区春回大地电子科技有限公司（以下简称春回大地公司）于2014年4月14日申请注册“SFC”商标，2015年7月获得核准注册，核定使用服务项目为第41类录像带发行、娱乐、配音等。而上海电影股份有限公司（以下简称上影公司）成立于1994年10月，注册资本2.8亿元，经营范围为电影发行、放映管理、票务服务等。“SFC”是其英文名称Shanghai Film Corporation Ltd.的首字母，并在经营中对应使用。相关证据显示，上影公司于2012年7月注册sh-sfc.com网站域名，其与子公司或关联公司自2012年12月起在影院开业庆典、影片结尾、同期的电影票或兑换券上均使用有“SFC”标识；《环球时报》《广州日报》《Shanghai Daily》和大众点评网、美团网上也陆续载有含“SFC上影”字样的广告标题或点评内容。另据上影公司发布的招股说明书记载，其2013至2015年票房均位列城市院线前列。春回大地公司认为，上影公司在其主办并实际运营的www.sh-sfc.com网站“关于我们”和“影院投资”栏目相关文字介绍中提及“SFC上影影城”“SFC-EPR”，办公场所前台墙面上方亦标有“SFC”标识等行为，均侵犯了其对“SFC”注册商标专用权，故诉至法院请求判令立即停止侵权并赔偿合理开支1.1万余元。
2016年9月，国家商评委对涉案商标宣告无效，认为春回大地公司在多个类别上申请注册了四百余件商标，明显超出其经营所需和能力范围，具有不正当抢注和囤积注册商标以营利的目的。春回大地公司不服提起的行政诉讼在二审判决前仍在进行中。
上海市徐汇区人民法院经审理认为，在案证据可以证实上影公司在涉案商标申请日前，已经在经营活动中大量使用“SFC”商标，并具有较高知名度，其主观上无攀附意图，亦不会与春回大地公司产生混淆。故驳回春回大地公司的诉讼请求。一审判决后，春回大地公司提起上诉。
上海知识产权法院经审理认为，上影公司提供的大量证据能够证明其及关联公司在涉案商标申请日前在经营和对外宣传中长期、广泛和持续地使用含有“SFC”的标识，“SFC”已经在影院服务市场与上影公司建立起直接的对应关系，并成为该领域具有一定影响的标识。上影公司将其企业名称英语翻译各单词首字母的组合作为商标使用具有合理性；相反，春回大地公司对于选择“SFC”注册为商标的确定过程陈述过于牵强，难以采信。因此，“SFC”是上影公司在先使用并有一定影响的商标，春回大地公司无权禁止上影公司在原使用范围内继续使用该标识。二审法院遂判决驳回上诉，维持原判。
根据《商标法》第五十九条第三款规定：商标注册人申请商标前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。
商标使用人以此条作为侵权抗辩事由的，必须具有四个要件：
对“具有一定影响”，《最高人民法院关于审理授权确权行政案件若干问题的规定》法释[2017]2号第18条第二款作了“在先使用人举证证明其在先商标有一定的持续使用时间、区域、销售量或者广告宣传的，人民法院可以认定为有一定影响”的规定，《商标审查及审理标准》也列举了商标“具有一定影响”的证据材料：
1.该商标最早使用时间和持续使用情况等相关资料；
2.该商标所标示的商品/服务的合同、发票、提货单、银行进帐单、进出口凭据等；
3.该商标所标示的商品/服务的销售区域范围、销售量、销售渠道、方式、市场份额等相关资料；
4.该商标所有人在广播、电影、电视、报纸、期刊、网络、户外等媒体发布的商业广告、宣传资料及上述媒体中所有涉及到该商标的评论、报道、宣传等资料；
5.该商标所标示的商品/服务参加展览会、博览会、拍卖等商业活动的相关资料；
6.该商标的获奖等商誉资料；
7.其他可以证明该商标有一定影响的资料。
即在后使用的商品或服务应与在先使用的商品或服务“相同”或“基本相同”，且使用主体仅限于在先使用人本人及其在先已授权许可的被许可使用人，但商标在后使用行为的规模不受在先使用规模的限制。
至于何为适当区别标识，法律法规无明文规定，我个人的理解是：商标使用人除了要继续使用其已长期使用的与注册商标专用权人不同的商标设计，还要在明显位置上标注自己的企业名称全称，以示区别。如果商标使用人与注册商标专用权人的注册地不同，商标使用人可在文字商标前加上其注册地的行政区划名称。
如果注册商标专用权人特别是商标恶意抢注者在获准注册后投诉或起诉善意的在先使用人侵权，甚至对其进行敲诈勒索，将损害在先使用人的合法权益，破坏业已形成的稳定的市场秩序。《商标法》第五十九条第三款关于商标先用权抗辩的规定很好地解决了这一问题。
根据《商标法》第六十四条第一款规定：注册商标专用权人请求赔偿，被诉侵权人以注册商标专用权人未使用注册商标提出抗辩的，人民法院可以要求注册商标专用权人提供此前三年内实际使用该注册商标的证据。注册商标专用权人不能证明此前三年内实际使用过该注册商标，也不能证明因侵权行为受到其他损失的，被诉侵权人不承担赔偿责任。这就要求注册商标专用权人必须做到：
注册商标专用权人对其注册商标所享有的支配权，并不是绝对的、不受约束的。根据《中华人民共和国商标法》第四十八条规定，商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。从上述规定可知，商标的使用应是注册商标专用权人具有实际使用的意愿，且使用行为能产生识别作用，达到相关公众能够区分服务提供者的目的。因此，注册商标不能是非商标法意义上的使用，如只是作为企业名称使用，就不能视为商标法意义上的使用，两者应严格区分。
注册商标专用权人应举证证明其实际使用了请求保护的商标，且必须是在核定使用的商品或服务上的使用。在核定使用商品或服务上未使用或长期停止使用，应视为未对注册商标进行使用，或者仅在部分核定使用商品或服务上使用了注册商标，即对于他人在其未进行商标使用的部分商品、服务相同或类似的商品、服务上使用相同或近似商标的行为，注册商标专用权人均无权要求赔偿经济损失。
即便他人在同一种或类似商品上使用相同或近似商标，虽然该行为落入商标权利人的权利范围，其有权予以禁止，但由于注册商标专用权人尚未使用商标，侵权行为并不会给其在商誉或经济上造成损失，也未实际造成相关公众的混淆或误认，根据民事损害赔偿的填平原则，注册商标专用权人无权要求被诉侵权人赔偿经济损失。因在注册商标有效期内，权利人的维权行为具有正当性，对于其为制止侵权支出的费用，在认定侵权成立的情况下，仍应在合理的范围酌情予以支持。
几年前的格力公司诉美的公司“五谷丰登”商标侵权纠纷案的终审判决，对以上观点作了很好的诠释。
格力、美的争夺“五谷丰登”
格力公司于2010年申请注册“五谷丰登”商标，并于2011年获得授权。2013年11月，格力公司以美的公司侵犯注册商标专用权为由向珠海市中级人民法院提起诉讼。格力公司认为，美的公司未经许可制造、销售“五谷丰登”标识的产品构成侵权，索赔500万元。此后，珠海中院一审认定美的公司使用“五谷丰登”标识构成侵权，并判令美的公司赔偿格力公司经济损失380万元。一审判决作出后，美的公司不服，随后向广东高院提起上诉。
2015年7月15日，广东省高级人民法院经审理认为，一审判决认定美的公司侵犯了格力公司涉案注册商标专用权，并判令美的公司停止侵权、赔偿格力公司合理的维权费用，认定事实清楚，适用法律正确，二审予以维持，但一审判决对格力公司涉案注册商标在美的公司实施被诉侵权行为之前是否已经实际使用，以及判决美的公司需要赔偿格力公司经济损失380万元，属认定事实不清，适用法律错误。
笔者建议，被诉侵权人可以根据《商标法》第四十九条第二款的规定对注册商标专用权人没有正当理由连续三年不使用的注册商标向商标局申请撤销，并同时申请注册自己的商标。
综上，商标是以使用为目的的，并不是用来炒作和倒卖的，现在我国法律法规越来越健全，而且经常会根据社会经济生活发展变化的需要而作出修订，来弥补新发现的漏洞。2014年实施的新《商标法》就新增了上述“商标先用权抗辩”和“注册商标专用权人未使用抗辩”的条款，对恶意抢注行为进行法律上的规制，让其无利可图。因此，所有市场经营主体对其商品或服务如需取得商标专用权，应当申请注册自己创意构思的商标，在搜索引擎如此发达的今天应先自行或委托专业代理机构搜索和查询是否有在先权利或已被他人在先使用，再选择决定是尽快申请注册还是另行更换商标，这样就可避免盲目使用造成侵权或在注册后的维权中被他人提出抗辩。