拓维评述 | 你商标侵权了吗？
拓维知识产权团队
主办律师
长期以来，普通大众无论是经营者还是消费者对商品的通用名称等缺乏显著性的标志能否作为商标申请注册不甚了解，并对由此所产生的法律问题不知如何处理。本文就缺乏显著性的标志、其能否作为商标注册以及注册后他人的使用是否构成侵权等方面的问题进行具体的解析。
大家应该都听说过“片仔癀”吧。它到底是商品的通用名称？商品的主要原料？还是商标？
现在请大家先关注北京知识产权法院发布的其近日受理的一起“片仔癀”商标无效宣告请求行政纠纷案的案件。
“片仔癀PIENTZE HUANG”商标（简称诉争商标）由本案第三人片仔癀药业公司于2012年8月29日向商标局提出申请注册，2014年1月28日核准注册，核定使用在第5类“医用凝胶”等商品上，注册商标专用期至2024年1月27日止。
原告厦门中药厂认为“片仔癀”作为药品通用名称不应作为商标使用并注册，第三人片仔癀药业公司的“片仔癀”商标注册不当，对消费者及相关公众产生混淆，并对市场造成不良影响，于2017年10月27日向被告商标评审委员会对诉争商标提出无效宣告请求。
第三人片仔癀药业公司认为“片仔癀”系我国国宝名药，作为独有商品名注册商标又被认定为驰名商标，同时还是中华老字号，片仔癀药业公司以生产名贵中成药片仔癀而享誉海内外。“片仔癀”是一种特殊的中成药，其配方、工艺、技术均为其所独有，在消费者中享有很高的知名度。诉争商标“片仔癀”经使用已经具有显著性，能够起到区分商品来源的商标作用，不存在欺骗性。请求商标予以维持。
商标评审委员会经过审理作出商标无效宣告请求裁定书（简称被诉裁定），认定：厦门中药厂在案提供的证据不能证明“片仔癀”在诉争商标提出注册申请前被国家标准、行业标准作为品种名称收录。厦门中药厂应对诉争商标申请注册前即2012年8月29日前“片仔癀”已经成为诉争商标核定使用商品的通用名称负举证责任，厦门中药厂提交的网络搜索结果证据为自制证据，无法确定其形成的时间，故在无充分证据佐证的情况下，厦门中药厂提交的证据不足以证明在诉争商标申请注册前“片仔癀”已构成“医用凝胶”等商品的通用名称。因此诉争商标的注册未违反《商标法》第十一条第一款第（一）项。本案中，诉争商标的注册不易使相关公众对商品的质量等特点产生误认。据此，诉争商标予以维持。
原告不服，向北京知识产权法院提起行政诉讼称：一、诉争商标“片仔癀”是药品通用名称。“片仔癀”名称来源于民间，原是明朝太医的秘方。“片仔癀”作为药品名称曾被评为中国中药品牌产品，被第三人使用至今。二、“片仔癀”作为商标注册属于注册不当。第三人借着自身历史原因将“片仔癀”作为商标使用，使消费者误认为片仔癀是一个牌子。据史料及相关医药药典记载“片仔癀”是我国传统中药名方，是药品的通用名称，不具有显著性。第三人的注册不利于现代中医药市场及环境。综上，请求法院撤销被诉裁定，并判令被告重新作出裁定。
目前，本案正在进一步审理中。
在案件的判决结果出来之前，笔者暂不对此案做出个人的分析和评判，只想借此案抛砖引玉。先补充一个法律事实，即在“中国商标网”上查询，可发现两件“片仔癀”商标早于1989年8月就已获准注册，指定商品项目为：药品；中西成药。而“片仔癀”是一种特殊的中成药，根据《商标法》的规定，此类通用名称等缺乏显著特征的标志是不可以作为商标加以注册的，但为什么事实情况与法律规定完全相悖呢？
“显著特征”，亦即显著性，指具备足以使相关公众区分商品或服务来源的特征，《商标法》在以下条款中对此作了相关规定：
1、第九条第一款：
申请注册的商标，应当有显著特征，便于识别......
2、第十一条第一款：
下列标志不得作为商标注册：
（一）仅有本商品的通用名称、图形、型号的；
（二）仅仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的；
（三）缺乏显著特征的。
如“单车”是自行车的通用名称，缺乏显著性，消费者无法通过这一商标区分其商品源于哪家企业，因此不得作为商标获准注册。
要特别强调的是，上述第（一）项和和第（二）项的规定中均是指“仅有”非显著性的部分或“仅仅”表示非显著性特征的情况，如还有其他显著性的部分与其组合，就不会构成“不得作为商标注册”的情形，如“凤凰单车”、“永久单车”（当然也可以去掉“单车”）就可以注册商标。
3、第十二条：
以三维标志申请注册商标的，仅由商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需有的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状，不得注册。
如果你将牙膏管的造型作为牙膏的立体商标申请注册，因它装的是牙膏，牙膏本身没有具体的形状，所以可以获准注册。但如果你把杯子的形状作为水杯的立体商标注册显然不行，因为水杯为了有它的装水功效，必须具有这种形状，如果被你注册了，他人的水杯就会与你相同或近似，就不能再生产了。
各国法律之所以均禁止将缺乏显著性的标志作为商标注册，是因为其为本行业生产者或经营者在生产或经营中都有权共同使用的，而不是个别生产者或经营者单独使用的。另一方面，缺乏显著性的标志也不具有区别商品或服务来源于不同生产者或经营者的功能，缺乏商标所应当具备的最本质的属性——识别性或者显著性。如果个别生产者或经营者将其作为商标注册，其将获得排他的专用权利，也就形成了垄断，未经其同意，他人不得在商业活动中使用，这样实际上剥夺了其他生产者或经营者的合法利益，对他们而言是显失公平的，也将损害社会公众利益，扰乱正常的经济秩序，商标审查主管部门在正常情况下会驳回将缺乏显著性的标志作为商标的注册申请。
但是，我们也会看到不少缺乏显著性的标志却获准注册为商标的例子。由于我国早期商标法律制度不够完善，而且中国地大物博，各地风土人情差异很大，形成很多与商品学名不同的当地通用名称，因此就产生了将通用名称成功注册为商标的先例，如“青红（福建部分地区米酒的通用名称）”、“闽清三宝（闽清县三大特产的总称）”。另外，根据《商标法》第十一条第二款的规定，部分缺乏显著性的标志经过某个生产者或经营者长期以商标形式地使用后取得显著特征，并便于识别的，可以作为商标注册。如：“两面针（牙膏）”、“小肥羊（餐馆）”、“酸酸乳（乳饮料）”。还有，随着大众商标意识的增强，越来越多企业或个人对其所生产的产品或提供的服务申请注册商标，来获取法律对其商标权的保护。但是其中不乏一些从未从事生产或服务的投机者认为缺乏显著性的商标非常具有价值，通过“打擦边球”或利用审查漏洞获准注册后进行囤积居奇，要挟其他使用人来收取高价许可费或转让费。而你恰恰就是使用人中的一员，面对上述商标注册人的投诉或投机者的要挟，你要如何处理？
虽然《商标法》对缺乏显著性的标志注册为商标作了禁止性规定，但是商标审查工作是个综合的判断过程，它与审查员的文化水平、综合素质、人生阅历以及生活地域都有很大的关系，不同审查员的审查结论有时会截然不同。一旦缺乏显著性的商标得以获准注册，对其他使用人即同行业生产者或经营者来说将是一个灾难，如果被诉，就要去寻求那些能进行正当使用抗辩的具体事由。
根据《商标法》第五十九条第一款规定：注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。因此，如果使用人所主张的正当使用抗辩成立，就不能认定行为构成商标侵权。而审查正当使用抗辩是否成立，应从使用人的使用意图、使用方式和使用效果等方面，结合注册商标的显著性和知名度进行全面审查，必要时还应考察注册商标以及使用人使用标识的历史因素。
具体说来，使用人主张的正当使用抗辩成立，应当具备以下条件：
（1）使用是善意的，即使用人是出于对其商品的性状、特点进行真实、必要的描述或说明，而不是作为区分商品或服务来源的商标使用；
（2）使用是合理的，符合一般的商业习惯，如其未将他人的注册商标置于显著位置、未突出使用，亦未采用与他人商标特有的字体、图形或图文布局等进行使用，同时准确标注了自身的商标、企业名称等信息；
（3）使用行为不会使相关公众对商品的来源产生混淆误认。
根据《商标法》第五十九条第二款规定：三维标志注册商标中含有的商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需要的商品形状或使商品具有实质性价值的形状，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。
顺带提一下，如果上述两类缺乏显著性的注册商标是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，你可以根据《商标法》第四十四条第一款的规定，请求商标评审委员会对其宣告无效。
建议生产者或经营者在使用非商标标志之前，要先对其性质特征、权利归属以及使用规范做理性分析，认为符合法律规定的，并不会侵犯他人合法权益的，即可正当、正常地使用。只有这样，如遇到商标注册人的投诉或要挟时，使用人才可以根据上述抗辩事由来从容应对。
