自行改变注册商标行为及其法律后果

厦门牛太郎餐饮管理有限公司（简称：牛太郎公司）先后于2001年3月、2015年4月分别注册了两件“牛太郎”商标（注册号为1547967、11497284），指定服务项目为“餐馆,酒吧,咖啡馆”等。“牛太郎”商标最早使用于2000年1月，现在福建省及其他十多个省份开设的200多家直营店和加盟店均有使用，具有相当的知名度和美誉度。2017年6月，牛太郎公司发现石狮市公牛太狼餐厅（简称：公牛太狼餐厅）在其店面招牌及店内器具、用品上公然使用与“牛太郎”商标极其近似的“公牛太狼”商标，便委托我们代理维权事宜。在收集好有关证据、准备好投诉材料后，我们向石狮市市场监督管理局投诉。而石狮市市场监督管理局于6月30日却作出了不认定侵权的《行政处理告知书》，我方对此不服，于7月13日向泉州市工商行政管理局提出行政复议申请。泉州市工商行政管理局于9月5日作出复议决定，确认该具体行政行为违法。9月7日石狮市市场监督管理局对公牛太狼餐厅作出行政处罚决定。

2000年3月，广东省东莞工商局接到我们的投诉，对东莞市太朗澳麟机械厂（简称：澳麟机械厂）进行检查，当场查获涉嫌侵犯福建革新机器厂（简称：革新机器厂，现已更名为福建革新机器制造有限公司）“福马”注册商标专用权的缝盘机20台及大量的商标标识、说明书。经查明，澳麟机械厂在多年经营缝盘机械维修业务中，了解到市场上革新机器厂生产的“福马”牌缝盘机销路较好，销量很大，就产生仿冒的想法，利用“逼马”的篆书体与“福马”字体较为近似的特点，印制了大量的篆书体“逼马”及马图形商标标识，使用在缝盘机上，构成了商标侵权。对此，东莞市工商部门对其进行了处罚。

1.商标注册人或者被许可使用人在使用注册商标过程中自行改变注册商标的行为是否合法？

2.如何判定是否自行改变注册商标？

3.自行改变注册商标会产生怎样的法律后果？

一、商标注册人或者被许可使用人在使用注册商标过程中自行改变注册商标是违法行为。

商标注册人负有规范使用和连续使用注册商标并积极维护注册商标显著性的法定义务。我国《商标法》始终禁止自行改变注册商标的行为，因此商标注册人或者被许可使用人在使用注册商标过程中自行改变注册商标的行为是不合法的。

二、判定是否构成自行改变注册商标，要考虑有“改变”和“自行”两个基本要素，缺一不可。

1、关于“改变”：

改变注册商标，是指商标注册人或者被许可使用人改变该注册商标的文字、图形、字母、数字、立体形状、颜色组合等，导致原注册商标的特征发生变化，改变后的商标同原注册商标相比，仍构成近似或已完全不同，不具有同一性。如果只是对注册商标作了一些并不明显的修改，不易让人看出其区别所在，就不算是“改变注册商标”。根据2017年3月1日起施行的《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二十六条第二款规定，实际使用的商标标志与核准注册的商标标志有细微差别，但未改变其显著特征的，可以视为注册商标的使用。

2、关于“自行”：

商标注册人或者被许可使用人在实际使用注册商标时，擅自作了改变，即在对商标作了改变的情况下，照样标明“注册商标”或者注册标记“®”。但如果对注册商标进行修改后作为未注册商标使用，并未标明“注册商标”或者注册标记“®”，或仅仅标注TM，就不算“自行改变注册商标”。修改后的商标可再次向国家商标局申请注册，获准注册后就可以作为注册商标使用。

三、自行改变注册商标的法律后果。

自行改变注册商标均属违法行为，不同的情节会产生不同的法律后果。

第一种情况，商标注册人或者被许可使用人在保持其注册商标基本特征的前提下，擅自对其注册商标的文字、字母、数字、图形、立体形状、颜色组合等标志作局部或较为轻微的改动，如对文字在不同字体间、在不同字形间、简繁体间互变，或在不改变图形主体的前提下对图形部分作某些变动或增减，或者对图文组合商标仅改变文字与图形的相对位置，或仅将文字或图形部分单独使用（单独使用的文字字体未改变），或者仅将分开注册的商标擅自组合在一起（其中文字商标的字体未改变）等，即改变后的商标与其注册商标无明显视觉差异，无实质性变化，仍属近似商标，却标注注册标记，则属于自行改变注册商标行为，根据《商标法》第四十九条第一款，由地方工商行政管理部门（现为市场监督管理部门）责令商标注册人限期改正；期满不改正的，由商标局撤销其注册商标。

第二种情况，若商标注册人或者被许可使用人对其注册商标的本质特征进行了改变，即对主体部分（包括文字和图形）进行较大的或根本性的改变，如文字商标字体改变后视觉效果有质变，或图形商标显著部分改变，或将图文组合商标中的文字或图形与其他图形或文字重新组合，即改变后的商标与原注册商标在视觉上有明显的差异，产生实质性的变化，已不属近似商标，仍标注注册标记，则构成冒充注册商标。根据《商标法》第五十二条，将未注册商标冒充注册商标使用的，由地方工商行政管理部门（现为市场监督管理部门）予以制止，限期改正，并可以予以通报、罚款。

以上这些自行改变注册商标的行为，如果构成与他人注册商标相同或者近似的，还要承担相应的侵权责任，包括行政责任和民事责任，甚至刑事责任。根据《商标法》第五十七条（二）和六十条第一款的规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的，属侵犯注册商标专用权，商标注册人或者利害关系人可以向人民法院起诉，也可以请求工商行政管理部门（现为市场监督管理部门）处理。根据《商标法》第六十一条，对侵犯注册商标专用权的行为，工商行政管理部门（现为市场监督管理部门）有权依法主动查处或移送司法机关处理。

自行改变注册商标构成与他人注册商标相同的情况，相对比较容易判断，而构成与他人注册商标近似的情况则较为复杂，上述两个案例均属自行改变注册商标与他人注册商标构成近似、侵犯他人注册商标专用权的行为。根据《商标审查及审理标准》中“商标文字构成、读音不同，但商标字形近似，易使相关公众对商品或者服务的来源产生混淆的，判定为近似商标”的标准，案例一“逼马”商标与“福马”注册商标虽然在文字的构成和读音上不同，但篆书体的“逼马”与“福马”字形极其近似，使相关公众易将使用篆书体的“逼马”商标的产品误认为就是“福马”产品，应该判定为近似商标。在案例二中，根据“两商标或者其中之一由两个或者两个以上相对独立的部分构成，其中显著部分近似，易使相关公众对商品或者服务的来源产生混淆的，判定为近似商标”的标准，“公牛太狼”商标在实际使用中自行将其中的“公”字恶意缩小，突出“牛太狼”，使得商标感觉是由两个相对独立的部分构成，而其中显著部分“牛太狼”易让消费者与“牛太郎”商标产生混淆，因此两商标理应构成近似。值得强调的是，两案的侵权人在案件查处过程中均辩解他们已获得商标注册人的授权或已申请注册商标，这并不能成为他们自行改变注册商标以及侵犯他人商标专用权的合法抗辩理由。

在实际使用注册商标的商业行为中，因商品或服务的类别不同，商品形状、包装物或容器不同，服务场所标识或户外广告载体造型不同，其所能负载的商标标识大小和形状也有所不同，为让商标更好地适应不同载体的风格或为方便标注商标的需要，有些企业的管理者或员工会对其注册商标标识自行改动。孰不知，这样的改动会给企业带来被查处、被起诉甚至被撤销注册商标等法律风险。因此，作为注册商标专用权人的企业应该提高商标法律意识，严格规范注册商标的使用，有条件的可指定专人进行把关，或成立专门的商标管理部门（或知识产权管理部门）负责监管，或委托专业的知识产权代理机构或律师事务所代行职责，在许可他人使用、委托他人贴牌生产时，也应尽到注意和监督义务。企业如有改变注册商标的必要，则应根据《商标法》的规定，重新向国家商标局提出注册申请。